El día 13 de Marzo de 2019 ha entrado en vigor la recientemente publicada Ley 1/2019, de 20 de Febrero, de Secretos Empresariales (BOE 21/02/2019), a través del cual se adapta al derecho español la Directiva de la Unión Europea 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La finalidad en sí de la norma es doble: garantizar que la competitividad de las empresas basada en la información empresarial no divulgada y protegida adecuadamente; y mejorar las condiciones, desarrollo y explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado.

Atendiendo a ello, las empresas deben tener un mejor marco protector y regulador de su principal patrimonio, que es su marca en el mercado y, por ende, el valor de sus derechos de propiedad industrial e intelectual, el marco técnico, tecnológico y de innovación y la gestión de su conocimiento.

Se recomienda por tanto, a las empresas, el proteger toda información relevante para la misma, que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado y su “Know How” diferenciado.

En concreto, y en el ámbito laboral, deberán prever un protocolo de control y gestión relacionado con su personal, para reducir su exposición a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad.

Es aconsejable, por tanto, la protección de la empresa frente a la filtración interna, por la fuga ilícita de información a través del personal propio; como la protección ante la intromisión ilegítima externa, normalmente de la competencia u otros agentes.

1. Qué puede y debe ser protegido como Secreto Empresarial

Es digno de protección por la Ley comentada, y, por tanto, se considera “secreto empresarial” a dichos efectos, cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, es decir, la información no generalmente conocida por el personal de la empresa, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

En concreto, pueden tener esta consideración especial, dentro de su justificada importancia las estrategias de negocio, acuerdos y contratos con clientes y terceros, datos contables y financieros de la empresa, el listado detalle o desarrollo de productos o planes comerciales, las listas de clientes o proveedores, técnicas de explotación de negocio, técnicas de venta, las estrategias financieras, precios de adquisición de productos, los márgenes de ganancias o beneficios variables de unos productos, entre otros.

2. Qué NO puede y debe ser protegido como Secreto Empresarial

A la inversa, no merecerá amparo legal en dicha disposición comentada, la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión.

3. Acciones protectoras de la empresa del Secreto Empresarial.

El mayor riesgo de vulneración de un secreto está dentro de la propia empresa.

Es por ello que la empresa debe ser consciente de su inmediata preparación para la protección de su principal patrimonio, que es la de los secretos de su negocio.

A tal fin, la empresa deberá identificar los riesgos y neutralizarlos a través de sistemas de auditoría, control y gestión, que se concretarán en:

– Elaboración de un mapa de riesgos a distintos niveles de intensidad y acceso a la información.

– Contratación de auditorías de riesgo o establecimiento del plan interno con un “responsable de riesgos” determinado con facultades de inspección y control.

– Realizar un control trazabilizado en la obtención y gestión de la información tecnológica, científica, industrial, comercial, organizativa y financiera.

– Suscripción de acuerdos de confidencialidad y pactos de no revelación de secretos concretos con las personas que tienen acceso a dicha información.

– Revisión contractual y de acuerdos con empleados, suscribiendo acuerdos de confidencialidad o pactos de no revelación de secretos con ellos, así como de la elaboración de una política concreta de uso de los dispositivos a los que accedan para la utilización de esa información.

– Examen del sistema de información general y comercial de la empresa, redes sociales y sitios web.

– Estudio de los acuerdos con proveedores y socios comerciales.

4. Acciones de defensa del Secreto Empresarial

Ante la ausencia de las medidas de prevención anterior, o su insuficiencia, la nueva Ley de Secretos Empresariales prevé una serie de vías de protección frente a la violación de los secretos empresariales que son los siguientes:

– La declaración de la violación del secreto empresarial.

– La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.

– La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.

– La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción.

Con dichas medidas se podrá solicitar una indemnización de daños y perjuicios.

Asimismo, se prevé la posibilidad de solicitar diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares.

5. Plazos para ejercer acciones de defensa de los secretos empresariales.

La Ley 1/2019, de 20 de Febrero, de Secretos Empresariales prevé la posibilidad de ejercer las acciones previstas de defensa de los secretos empresariales, antes comentadas,  dentro de un plazo de prescripción de tres años desde que pudieron ejercitarse, pudiendo interrumpirse dicho periodo por cualquier causa previstas con carácter general en el Código civil.

6. Límites del Secreto Empresarial en el ámbito laboral

No procederán las acciones y medidas de protección de secretos empresariales cuando en cualquiera las circunstancias siguientes:

– El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con la legislación y prácticas vigentes.

– Cuando los trabajadores lo hayan puesto en conocimiento de sus representantes, en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio.

– En ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales y de la Unión Europea.

– Cuando se tenga la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal.

– Con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español.

Por tanto, no podrá invocarse la protección del secreto empresarial cuando con ello se pueda obstaculizar la obligación de denunciar una conducta ilegal o delictiva de la que deban tener conocimiento las autoridades públicas, administrativas o judiciales en el ejercicio de las funciones de éstas.

7. ¿Qué sucede si el empleado se niega a firmar los compromisos de confidencialidad?

Como se ha comentado, la puede y debe proteger legítimamente sus secretos empresariales frente a posibles fugas de información o para protegerse del indebido acceso a la misma.

Consecuencia de ello, resulta procedente y aconsejable la preparación y presentación de la documentación de Acuerdos y cláusulas relacionadas con la adopción de compromisos de confidencialidad y derechos de propiedad industrial e intelectual de la empresa, frente al personal de la empresa, socios, profesionales, proveedores y clientes.

En relación al personal empleado, la firma de Acuerdos y cláusulas relacionadas con la adopción de compromisos de confidencialidad y derechos de propiedad industrial e intelectual no suponen una novación contractual modificativa, habida cuenta que no entrañan por sí una modificación sustancial de condiciones laborales, cualquiera que sea su carácter, colectivo o individual

La decisión de presentar a la firma dichos compromisos se enmarcan dentro del marco del poder de dirección del empresario que no tiene encaje en el artículo 41.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En su caso, tampoco lo supone el pacto de no concurrencia postcontractual que regula el artículo 21 Estatuto de los Trabajadores, en su caso. Véase su desarrollo en nuestra anterior entrada.

Por tanto, la conducta del trabajador de negarse a firmar un compromiso de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, en la medida en que dicha medida empresarial sea necesaria, idónea y proporcional -por razonable- al propósito de su adopción, puede ser sancionable para dicho trabajador.

Lógicamente, como decimos, debe resultar importante para la empresa la firma de los preceptivos compromisos, atendiendo a la actividad a la que se dedique la compañía, a la importancia de la información o secreto de la empresa, o por ser exigencia de sus clientes, o Administraciones Públicas, tanto para la participación en los concursos públicos como para la contratación con las mismas, por ejemplo.

Ante una negativa del empleado a firmar dichos compromisos, lo recomendable es dar la oportunidad al mismo de reflexionar y cambiar de actitud. Si persiste en dicha decisión negativa, deberá acudirse al Convenio Colectivo de aplicación para encontrar acomodo a lo dispuesto en el mismo dentro del apartado de la tipificación de las faltas laborales, pudiendo incluso sancionarse la conducta del trabajador como una falta muy grave por desobediencia e indisciplina a las órdenes dadas por la empresa. Se prevé igualmente con ello sancionar la quiebra de la confianza y la necesidad de prevenir comportamientos semejantes respecto al resto del personal.

Si de igual manera persistiese la negativa del trabajador de firmar dichos acuerdos la empresa podría adoptar por el despido disciplinario del empleado.

Insistimos que para que la empresa pueda adoptar la decisión de despedir al trabajador, dicha medida debe resultar proporcional a la gravedad y trascendencia de la reiterada e injustificada conducta del trabajador de negarse a firmar el compromiso de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual.

8. Las invenciones laborales y los secretos empresariales.

Por otro lado, merece la pena recordar la relación entre los derechos del empleador y los secretos empresariales con los derechos de los empleados, todo ello regulado en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LPt).

A este respecto, aunque la norma que ahora se comenta no incida o modifique la regulación propia de la Ley de Patentes, si tiene una clara relación en cuanto a la interpretación de los derechos y obligaciones de las partes.

En este sentido, el artículo 15.1 LPt indica claramente que las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario.

Por el contrario, si no se cumplen los requisitos indicados en el artículo 15.1 LPt, el trabajador será considerado a todos los efectos como el propietario de la invención, y no el empleador (Art. 16 LPt)

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cuando el empleado realizase una invención relacionada con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubiesen influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma.

En dicho caso, si el empresario asumiera la titularidad de la invención o se reservase un derecho de utilización sobre la misma, el empleado tendría derecho a una compensación económica justa fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del empleado. Dicha compensación económica puede consistir en una participación en los beneficios que obtenga la empresa de la explotación o de la cesión de sus derechos sobre dicha invención.

En definitiva, y volviendo al supuesto general, el trabajador autor en el caso general, por su participación en la invención para la empresa, no tendrá derecho a remuneración suplementaria alguna salvo su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para el empresario exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de empleo (Art. 15.2 LPt).

Importante es de subrayar que es nula toda renuncia anticipada del empleado a los derechos que la Ley de Patentes le reconoce.

9. Deber de información del empleado en el sistema de invenciones laborales.

Es en este punto, en el ámbito general de la relación labora, donde conectamos con la Ley de Secretos Empresariales.

El artículo 17 de la Ley de Patentes impone el deber de información del trabajador al empresario conteniendo todos los datos e informes necesarios para posibilitar el ejercicio de los derechos de solicitud de patente o explotación del invento (Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo). Esta comunicación deberá realizarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha en que se haya concluido la invención.

También incluye el deber de colaboración del trabajador en la medida necesaria para la efectividad de los derechos que se deriven de las invenciones realizadas, que pertenezcan al empresario, o que éste pueda asumir su titularidad, o reservarse el derecho de utilización – art.5.a y 20.2 Estatuto de los Trabajadores (ET) y 54.2.d) ET, siendo la falta de cumplimiento de dicha obligación una posible justificación de despido por la empresa, así como la pérdida de los derechos que se reconocen al empleado.

Sea como fuere, en el régimen de las invenciones laborales existen derechos y obligaciones mutuas reguladas en la propia Ley de Patentes, a la cual nos remitimos por ser el objeto de esta nota, destacándose en la propia ley que tanto el empresario como el empleado deberán prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos reconocidos en este Título, absteniéndose de cualquier actuación que pueda redundar en detrimento de tales derechos.

10. Tutela de derechos laborales relacionados con la invención y compensación económica

Como se ha indicado, el empleado tiene derecho a una compensación económica justa, cuya cuantía se fija en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y su aportación propia.

De igual manera, existen una serie de derechos y obligaciones laborales derivados de la normativa específica de patentes y secretos de empresa.

En dicho sentido, es competente la jurisdicción laboral para enjuiciar los hechos sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, incluidas las derivadas de tal invención laboral ex arts. 7.1 y 1258 CC , arts. 5.a, 20.2 y 54.2.d ET y art. 15 y siguientes de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LPt).

Cuestión distinta son las diferencias que se originen en esta materia para todo tipo de invención (de servicio, mixta o libre) se resuelven por la jurisdicción civil (SSTS 17-7-89, EDJ 7390; 2-11-99, EDJ 36270), incluidas las existentes sobre indemnizaciones debidas en defecto de acuerdo ( STS 12-2-85).

11. El secreto empresarial y la competencia desleal.

Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En particular, se considera desleal la violación de secretos empresariales, de conformidad con lo dispuesto en la nueva redacción dada al artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de Enero de Competencia Desleal, por la nueva Ley de Secretos Empresariales, la cual regula dichas conductas y su protección, según hemos comentado ut supra.

En el ámbito estrictamente laboral, encontramos muy habitualmente, actos que deben ser valorados por los tribunales como posible competencia desleal realizados por trabajadores que concurren o han concurrido en la actividad de la empresa.

Una consecuencia del deber de buena fe en la prestación de los servicios es la obligación de no competir con el propio empleador que se reflejan en el artículo 5.d) del ET, debiendo de entenderse la remisión a los «términos fijados en esta ley» a lo que el artículo 21 ET establece cuando dispone que «no podrá efectuarse la prestación laboral para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa».

En este sentido, al igual que en la Ley de Competencia Desleal, el Estatuto de los Trabajadores tampoco determina cuál sea el concepto de competencia desleal, el cual habrá de deducirse del principio o deber de buena fe en el desempeño del trabajo.

El trabajador no puede prestar servicios para quien compite en el mercado con su empleador porque al margen de la obligación de lealtad resulta difícil imaginar que se pueden llevar a cabo actividades para una y otra empresas sin aprovecharse de los conocimientos de los que dispone en función de su trabajo para la empresa.

La sentencia del TS de fecha 8 de marzo de 1991, nº 195/1991, definía la competencia desleal como «la actividad económica o profesional en satisfacción de un interés privado, por parte del trabajador, que entra en competencia económica con la del empresario por incidir en un mismo ámbito de mercado, en el que se disputa un mismo potencial de clientes».

Ahora bien, tal situación se produce no solo cuando se despliega actividad profesional al servicio de dos o más empresas, sino, también, cuando el que presta servicios para una empresa participa como accionista en empresas competidoras o cuando se coopera en la constitución de empresa dedicada a la misma actividad (TS sentencias de fechas 28/5/1987 y de 22/10/1990.

Cabe concluir que para que se produzca una situación de competencia desleal es preciso que concurran los siguientes elementos:

a) La existencia por parte del trabajador de una actividad económica en satisfacción de su propio interés y en competencia con la de la empresa por desarrollarse ambas dentro del mismo ámbito mercantil;

b) La utilización de la experiencia y perfeccionamiento profesional adquiridos en la empresa en beneficio propio, sin que sea necesario que se haya producido perjuicio para la empresa para la que trabaja (STS de fecha 30/3/1987).

En consecuencia, en caso de que se aprecie que el trabajador incurre en una falta grave por transgresión de la buena fe contractual, abuso de confianza y competencia desleal, vulnerando los artículos 5.d ) y 21.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como el 54.2.d) ET puede ser objeto de despido disciplinario.

Hay que recordar que existe la posibilidad de que la empresa fomente la herramienta dada por el artículo 21.4 ET, según el cual, la empresa y el trabajador pueden pactar de mutuo acuerdo la permanencia en la empresa del trabajador durante cierto tiempo cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico.

Dicho acuerdo no podrá de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito.

Lo importante es que, de conformidad con dicho acuerdo, si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendría derecho a una indemnización de daños y perjuicios.

Además, e igualmente para reforzar los intereses de la empresa e interés mutuo con el trabajador, cobra sentido la posibilidad de la firma de pactos de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, los cuales no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores.

Recordamos que dichos pactos de no competencia postcontractual, solo serán válido si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.

b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

Para conocer más a fondo las ventajas, requisitos y desarrollo completo de los pactos de no competencia postcontractual puede visitarse nuestra anterior entrada, «El Pacto de No Competencia postcontractual: requisitos, Tributación IRPF para el trabajador y cotización S.S. para la empresa», donde está más desarrollado.

12. Delito de revelación de secretos

No queremos finalizar la presente entrada sin señalar que el código penal recoge varios tipos penales donde castiga los casos más graves de violación del secreto profesional, en los artículos 278 CP (espionaje empresarial), 279 CP (violación del secreto empresarial) y 280 CP (revelación o utilización del secreto sin previo descubrimiento).

En general, el castigo penal está previsto para todos aquellos que se apoderasen por cualquier medio ilegítimamente de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos considerados secretos de empresa, faltando a su obligación de reserva y lealtad (apoderados, administradores sociales, gerentes, empleados propios o de terceros que tengan alguna relación o contacto con la entidad perjudicada, proveedores, funcionarios, etc).

Además de lo anterior, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castiga con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por último, y de manera distinta a lo anterior, cuando dichas conductas se hayan realizado por personas que no hayan tomado parte en el descubrimiento del secreto y actúen con conocimiento ilícito de este descubrimiento, aprovechándose de ello (a modo de receptación para bienes muebles) también serán castigados con pena de uno a tres años más multa de doce a veinticuatro meses

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Miguel Angel Díaz Herrera.
VINCIT ABOGADOS.